Marchio

Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre.

In Italia esso è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005).

Si distingue il marchio di fatto dal marchio registrato che, in virtù del processo di registrazione dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), gode di una protezione rafforzata. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.

Fonti giuridiche

Le fonti di diritto che regolano la disciplina del marchio di impresa sono le seguenti.

Fonti nazionali

• Codice civile, artt. 2569 - 2574.
• Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), artt. 7 - 28.

Fonti comunitarie

• Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
• Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.
• Regolamento n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.
• Regolamento CE 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (come modificato dal Regolamento n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009).
• Regolamento CE 2869/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (come modificato dal Regolamento n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009).
• Regolamento CE 216/96 della Commissione del 5 febbraio 1996 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Fonti internazionali

• Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 (come successivamente modificata).
• Trattato sul diritto dei marchi, sottoscritto a Ginevra il 27 ottobre 1994.

Caratteristiche

Requisiti

Il segno che si intende registrare come marchio deve avere i seguenti requisiti di tutela:

• capacità distintiva o originalità (art. 13 Cpi): deve avere carattere distintivo. Non possono pertanto essere registrati i segni costituiti da denominazioni generiche di un prodotto o un servizio. Allo stesso modo, non possono essere registrate come marchio le descrizioni o i segni che indicano delle qualità intrinseche del prodotto o del servizio come la sua specie, la qualità, la quantità, la destinazione, l'epoca di fabbricazione o la provenienza geografica (per indicare la quale si deve ricorrere alla denominazione d'origine). La funzione del Marchio infatti è quella di contraddistinguere un prodotto o un servizio offerto da un imprenditore o impresa, da quello di altri prodotti o servizi offerti da altri imprenditori o imprese. Pertanto è vietato registrare come marchio una forma necessaria per conseguire un risultato tecnico, imposta dalla natura stessa del prodotto o che dia allo stesso un valore sostanziale (art. 9 Cpi). Le denominazioni generiche in lingua straniera sono tutelabili come marchi solo se la lingua non è nota in Italia (es. venne negata la registrazione del marchio Matratzen per materassi e simili)
• rappresentabilità grafica (art. 7 Cpi): il segno deve essere rappresentabile graficamente (es. disegni o parole), al fine di essere individuato con esattezza dal consumatore. In astratto, può essere anche una tonalità di colore, un suono (marchi uditivi) o anche una fragranza (marchi olfattivi)
• novità estrinseca (art. 12 Cpi): non deve essere stato usato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui se ne richiede la registrazione
• liceità (art. 14 Cpi): non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

Nullità e decadenza

Il marchio è Nullo:

• se manca di uno dei requisiti sopra elencati;
• se con sentenza passata in giudicato si accerta che il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda di registrazione.

Si possono distinguere due specie di nullità, assolute e relative. Le prime possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse, e quindi dai consumatori e dalle associazioni di questi. Le seconde nullità sono invece relative, in quanto possono essere fatte valere soltanto da alcuni soggetti qualificati, in virtù della titolarità di un segno potenzialmente confusorio con quello che si intende impugnare.

Il marchio decade:

• per volgarizzazione, cioè se il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio oppure se abbia perduto la sua capacità distintiva;
• per illiceità sopravvenuta cioè:
  • se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico;
  • se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
  • per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.
• per non uso, cioè se il titolare del marchio registrato non ne fa un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione o se ne sospende l'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo;

Dalla decadenza per non uso sono esclusi i cosiddetti marchi difensivi, cioè quei marchi che presentano somiglianza con il marchio effettivamente usato, e che vengono registrati per evitare che altri si avvicinino al marchio difeso, adottando quelle piccole varianti idonee ad escludere la confondibilità (art.24, comma 4º, Cpi).

Tipo di consumatore

Nella legislazione non si fa riferimento ad un consumatore né attento né sprovveduto, ma ad un consumatore medio di un dato settore, che sia "normalmente informato" e "ragionevolmente avveduto".

La definizione del consumatore di riferimento è indispensabile in quanto nelle eventuali cause di contraffazione, il giudice si troverà a decidere se un marchio, rispetto ad un altro, può ingenerare un rischio di:

• confusione, dove il consumatore viene ingannato sulla provenienza del prodotto/servizio, credendolo di qualità e di provenienza del titolare, quando in realtà è del contraffattore
• associazione, dove il consumatore può pensare ad un legame di qualità, provenienza, ecc. tra il prodotto servizio del titolare, e quello del contraffattore
• agganciamento al valore suggestivo, dove esiste un marchio rinomato, e il contraffattore, utilizzando un segno simile o identico, si approfitta di quella rinomanza per trarne un indebito vantaggio, o recare pregiudizio al vero titolare, in quanto il consumatore verrebbe mosso verso un prodotto/servizio poiché incentivato dal quel marchio ingannevole (cosiddetto "decettivo").

Marchio registrato

Il marchio registrato è un marchio protetto giuridicamente.

A seconda del territorio in cui sono tutelati si distinguono i seguenti tipi di marchio registrato:

Marchio nazionale

La tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al solo territorio italiano.

In Italia i marchi vengono depositati per la registrazione presso gli UPICA (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato), sezione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che si trovano presso le Camere di Commercio di ogni Provincia.

Marchio comunitario

Con un'unica azione legale la tutela giuridica del marchio comunitario è valida per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.

La domanda di registrazione deve essere fatta pervenire all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), a Alicante (Spagna).

Marchio internazionale

I titolari di un marchio nazionale possono estenderne la tutela nei Paesi europei ed extraeuropei che aderiscono a due accordi internazionali (l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid) depositando una domanda di marchio internazionale.

La procedura di registrazione si effettua presentando un'unica domanda nella sede del WIPO di Ginevra, nella quale si indicherà il marchio, la titolarità di esso, le classi merceologiche per le quali si intende registrare il marchio, e nazioni in cui si vuole tutelare il marchio; l'ufficio girerà queste domande ai singoli uffici nazionali e, salvo opposizione entro dodici mesi, il marchio si considererà registrato in tutti i Paesi indicati (salvo, appunto, in quelli in cui sorgano procedure di opposizione).

Se con il marchio comunitario (sovranazionale) grazie ad unica procedura acquista la titolarità di un singolo marchio registrato valido per tutti i Paesi dell'Unione Europea, con questa procedura singola il titolare ottiene con un fascio di marchi nazionali registrati, ognuno valido per il Paese indicato nella relativa domanda.

Simboli

In Italia non esistono leggi che impongono particolari simboli per contraddistinguere i marchi registrati. L'aggiunta del simbolo ® accanto al marchio serve a ricordare che si tratta di segno distintivo registrato, un sistema per evitare la decadenza per volgarizzazione del marchio (poiché al pubblico viene in un certo senso ricordato che si tratta sempre di un marchio registrato, non di una denominazione generica o altro).

Tipologie di marchio

Oltre al marchio registrato la legislazione italiana e internazionale individuano altre tipologie di marchi:

Marchio di fatto

Il marchio di fatto è un marchio che, pur non essendo registrato, gode di una particolare tutela. Per essere protetto infatti il marchio di fatto deve essere utilizzato, essere riconosciuto come segno distintivo (e non come semplice ornamento) e garantire un ricordo presso i consumatori (cosicché possa espletare la sua funzione, appunto, di segno distintivo presso il pubblico).

Tutelabile è sia il marchio celebre (conosciuto dalla pluralità dei consumatori), sia quello che gode di una notorietà relativa (conosciuto soltanto da una parte dei consumatori, solitamente quella cui il marchio si rivolge); spesso quest'ultima è legata ad un particolare territorio (notorietà locale), ed il marchio è conseguentemente tutelato solamente entro quei confini.

L'ordinamento italiano accorda ai marchi di fatto una protezione più debole di quella dei marchi registrati, e lo stesso vale per le convenzioni internazionali e i marchi comunitari, che non li considerano. La disciplina del marchio di fatto è rinvenibile negli art. 1 e 2 del Codice di proprietà industriale, dove è inquadrato come titolo di proprietà intellettuale; ma la tutela è però ricondotta all'art. 2598 del Codice civile ("atti di concorrenza sleale"), che sancisce come il titolare di un marchio di fatto possa impedire a terzi di utilizzare un segno simile o identico al suo per prodotti/servizi identici o affini, se questo rischia di creare confusione nel consumatore, ma non tutela il titolare da altre minacce, come l'indebito sfruttamento del valore suggestivo del marchio (tutela invece garantita ai marchi registrati).

Inoltre, il marchio decade se il uso viene interrotto così a lungo da far cessare il suo ricordo nei consumatori (in quanto verrebbero a cessare le fattispecie costitutive del marchio di fatto, cioè proprio uso e notorietà), oppure quando si "volgarizza" (perdendo così la sua funzione distintiva).

Marchio forte e marchio debole

A seconda del loro potere di individualità si usa distinguere i marchi tra forti e deboli.

• È un marchio forte quello che ha spiccata originalità e notevole capacità distintiva (ad esempio non deve avere attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce). Tale caratteristica lo porta ad identificarsi con il bene stesso.

es. Rolex (orologi), Strega (liquore), Kleenex (fazzoletto), Ikikoo.com (banche dati per aziende su internet).

• È, invece, un marchio debole quello che presenta una minore originalità (ad esempio per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato.

esempi sono molto diffusi soprattutto in ambito farmaceutico (Benagol, Golasan, Momendol, No gas), in attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso (La casa del mobile, La casa del colore, Il caffè della stazione, ecc.).

Affine a questa divisione vi è quella in marchi di fantasia (tipicamente forti) ed espressivi (tipicamente deboli)

• È un marchio di fantasia quello che identifica un prodotto con l’uso di termini privi di valore semantico

es. Adidas (sebbene il nome di questo esempio sia la forma composta e ridotta del nome del fondatore, Adolf "Adi" Dassler).

• È un marchio espressivo quelli che richiama il prodotto identificandone caratteristiche, destinazione, ecc.

es. Benagol

Marchio individuale e marchio collettivo

• Il marchio individuale ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore.
• Il marchio collettivo, invece, serve a garantire l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. La registrazione di marchi collettivi è concessa a quei soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che possono concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che rispettino determinati requisiti.

Di solito il "marchio collettivo" è chiesto da enti e/o associazioni per dare certezza alla provenienza e garanzia alla qualità. L'uso non può essere limitato ad operatori affini all'attività non economica, ma deve essere ceduto nel rispetto del regolamento di utilizzo, allegato alla richiesta di protezione, prodotta dall'ente o associazione nella fase della prima registrazione.

es. Vero Cuoio Italiano, marchio collettivo gestito dal consorzio Vero Cuoio Italiano formato da 12 concerie della provincia di Pisa.

es. Pura Lana Vergine, marchio collettivo gestito dalla società australiana Woolmark Company.

es. Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ), marchio collettivo italiano di conformità e controllo per prodotti elettrici.

es. NatoBrigante (NB), marchio collettivo per la certificazione dei prodotti del Sud Italia.

Marchio di fabbrica e marchio di commercio

Il codice civile distingue tra il marchio di fabbrica apposto dal produttore e il marchio di commercio apposto dal rivenditore del prodotto. Il marchio di fabbrica viene apposto da colui che costruisce il prodotto. Il marchio di commercio, invece, viene apposto da colui che fa circolare il prodotto. Il marchio di fabbrica non può e non deve mai essere coperto dal marchio di commercio. In generale il marchio di fabbrica non può mai essere coperto o eliminato.

Marchio di qualità

Un marchio di qualità ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è apposto abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo determinati procedimenti. Qui di seguito sono elencati i principali marchi di qualità:

Marchio CE

Per approfondire, vedi la voce Marcatura CE.

Il Marchio CE, o più correttamente marcatura CE, attesta che il prodotto su cui è apposto è conforme a tutte le Direttive comunitarie ad esso applicabili.

Marchio di origine (Ue)

L'Unione europea per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari ha creato con il Regolamento CEE n. 2081/92 i seguenti marchi:

• DOP - Denominazione di origine protetta (PDO - Protected Designation of Origin), identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono in un'area geografica determinata.

es. di prodotti DOP: prosciutto di Parma, pecorino Sardo, mozzarella di bufala campana

• IGP - Indicazione geografica protetta (PGI - Protected Geographical Indication), identifica la denominazione di un prodotto di cui almeno uno degli stadi della produzione, trasformazione o elaborazione avviene in un'area geografica determinata.

es. di prodotti IGP: lardo di Colonnata, pomodoro di Pachino

• STG - Specialità tradizionale garantita (TSG - Traditional Speciality Guaranteed), ha il compito di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale, ma non fa riferimento ad un'origine.

es. di prodotti STG: mozzarella

Questa categoria di marchi non deve essere registrata, ma la tutela deriva da apposite leggi.

Curiosità: l'Italia attualmente vanta il primato europeo tra i prodotti DOP, IGP e STG.

Questo sistema di tutela introdotto dalla legislazione europea nel 1992 è molto simile ad alcuni sistemi già presenti in alcuni stati europei: in Italia dal 1963 è in vigore la Denominazione di origine controllata (DOC), in Francia esiste l'Appellation d'origine contrôlée (AOC), in Spagna la Denominación de origen.

Marchio di origine (It)

Denominazione di origine controllata è un sistema di certificazione nazionale della qualità di prodotti agroalimentari. In seguito all'entrata in vigore nel 1992 dei marchi DOP, IGP e STG questo sistema di certificazione è stato utilizzato esclusivamente per contraddistinguere i vini di qualità:

• Vini a denominazione d'origine controllata e garantita, il marchio DOCG indica il particolare pregio qualitativo di alcuni vini DOC di notorietà nazionale ed internazionale. Per la certificazione DOCG sono richiesti requisiti tra i quali l'imbottigliamento nella zona di produzione e in recipienti di capacità inferiore a cinque litri

es. Chianti, Franciacorta spumante, Fiano di Avellino, Taurasi (vino), Greco di Tufo

• Vini a denominazione d'origine controllata, il marchio DOC indica vini di qualità originari di zone limitate richiamate nel nome del vino. Le caratteristiche enochimiche (estratto secco, acidità totale,...) ed organolettiche (colore, odore, sapore) devono rispettare precisi requisiti fissati dai Disciplinari di produzione

es. Dolcetto d'Alba, Sangiovese di Romagna

Ad un livello inferiore rispetto ai vini DOCG e DOC si posizionano i Vini ad indicazione geografica tipica, il marchio IGT indica vini da tavola di qualità prodotti in aree generalmente ampie. I requisiti sono meno restrittivi di quelli richiesti per i vini DOC.

Per approfondire, vedi la voce Vino.

Marchio biologico

Ne esistono di vari tipi sia pubblici come il marchio Agricoltura biologica sia marchi privati. Questi ultimi indicano il rispetto del regolamento comunitario oppure l'adozione di norme più restrittive.

• Agricoltura biologica, è un marchio disciplinato dal regolamento CE n.834/07.

Tra i marchi privati:

• garanzia AIAB Italia dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica
• Demeter

Trasferimento del marchio

Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

Cessione

Con la cessione il titolare del marchio trasferisce sia la titolarità sia l'esercizio del marchio ad un altro soggetto.

Licenza

Con la licenza (licensing) il titolare del marchio concede ad un terzo il diritto di uso del marchio stesso, di norma per un periodo annuale o successiva con possibilità di rinnovo.

Di norma i contratti di licensing prevedono il diritto del licenziante di controllare sia la qualità dei prodotti sui quali il licenziatario appone il marchio, sia la strategia di business, in modo tale da poter valutare l'efficacia del licenziante nel promuovere il marchio.

Le licenze a differenza del trasferimento del marchio non trasferiscono la titolarità del diritto. Esistono licenze esclusive e licenze non esclusive(...)

Merchandising

Il merchandising di un marchio consiste nello sfruttamento della notorietà di un marchio in settori diversi da quello in cui il marchio originariamente si era affermato. Si distinguono diverse categorie di merchandising, tra cui il corporate merchandising, avente ad oggetto lo sfruttamento di un marchio, e il character merchandising, che invece sfrutta l'immagine di una persona o un personaggio di invenzione. Il merchandising, oltre che un contratto atipico costituisce una modalità del marketing di un determinato prodotto. L'efficacia del merchandising è direttamente legata alla notorietà del brand che si utilizza. Il merchandising può realizzarsi producendo internamente o in outsourcing i prodotti sui quali apporre il marchio e provvedendo alla loro distribuzione direttamente o tramite intermediari. In questa seconda ipotesi si può ricorrere al licensing.

Concetti collegati

Per approfondire, vedi la voce Marca.

Anche se nel linguaggio comune spesso sono utilizzati come sinonimi i seguenti termini hanno ciascuno un proprio diverso significato:

• Marchio
• Marchio di conformità
• Marca o Brand
• Brand name
• Logo
• Ditta, Ragione sociale, Denominazione sociale

Bibliografia essenziale

• Aa.Vv., Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza (ed. Giappichelli, 2009).
• De Liso Geppi, MARCHI - tutto quello che occorre sapere, Editori di Comunicazione - Lupetti, Milano 2009 ISBN 978-88-8391-269-6
• Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale (ed. Giuffrè, Milano, 2008).
• Scuffi - Franzosi - Fittante, Il codice della proprietà industriale (ed. Cedam, Padova, 2005).
• Sirotti - Gaudenzi, Opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale (ed. Utet, Torino, 2008).
• Sirotti - Gaudenzi, Manuale pratico dei marchi e brevetti (ed. Maggioli, Rimini, 2009).
• Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza (ed. Cedam, Padova, 2007).
• Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di diritto industriale (ed. Giuffrè, Milano, 2009).

Voci correlate

• Codice della proprietà industriale
• Sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale
• Licensing
• Modelli di branding

Altri progetti

• Commons

• Wikimedia Commons contiene file multimediali su Marchio

Collegamenti esterni

• Codice della proprietà industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
• Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
• Università di Castellanza-Nomi a dominio, marchi, copyright

Principali banche dati per le ricerche online

• (EN) World Intellectual Property Organisation - protocollo di Madrid (agenzia dell’ONU)
• (ES, DE, EN, FR, IT) CTM-ONLINE - Servizio di consultazione dei marchi comunitari (Unione Europea)
• UIBM (Italia)
• (EN) UKPOffice (Regno Unito)
• (FR) INPI (Francia)
• (EN, DE) DPINFO (Germania)
• (ES) OEPM (Spagna)
• (EN) IPO (Irlanda)
• (EN) EPA (Estonia)
• (EN) United States Patent and Trademark Office - Trademark Electronic Search System (TESS) (Stati Uniti)
• (EN, FR) CIPO (Canada)
• (EN) IP Australia
• (EN, JA) INPIT (Giappone)
• (EN) SurfIP (Singapore), motore di ricerca su diverse banche dati asiatiche più quelle europea, canadese e statunitense.
• (EN) HK IPD (Hong Kong)

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